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最高人民法院审理济宁无压锅炉厂诉国家知识产权局专利复审委员会、第三人舒学章发明专利无效纠纷案 (一)
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最高人民法院审理济宁无压锅炉厂诉国家知识产权局专利复审委员会、第三人舒学章发明专利无效纠纷案

    再审申请人(原审第三人):舒学章,男,1930年1月8日生,汉族,山东省济南市汽配厂退休职工,住所地:山东省济南市历城区甸柳庄。
    委托代理人:王悌,男,1938年6月8日生,汉族,山东省济南市经济技术开发公司退休高级工程师,住所地:山东省济南市市中区机床一厂宿舍。

    再审申请人(一审被告、二审被上诉人):国家知识产权局专利复审委员会,住所地:北京市海淀区北四环西路9号银谷大厦10-12层。

    法定代表人:廖涛,该委员会副主任。

    委托代理人:高雪,该委员会审查员。

    委托代理人:耿博,该委员会审查员。

    再审被申请人(一审原告、二审上诉人):济宁无压锅炉厂,住所地:山东省济宁市吴泰闸路42号。

    法定代表人:汪和忠,该厂厂长。

    委托代理人:冯永革,山东文思达律师事务所律师。

    再审申请人舒学章、国家知识产权局专利复审委员会(以下简称专利复审委员会)因与再审被申请人济宁无压锅炉厂发明专利权无效纠纷一案,不服北京市高级人民法院于2002年4月22日作出的(2002)高民终字第33号行政判决书以及2003年12月17日和2003年12月18日分别针对舒学章和专利复审委员会的再审申请作出的(2003)高行监字第8号驳回再审申请通知书,向本院申请再审。2007年8月9日,本院以(2004)行监字第95-1号行政裁定,决定对本案进行提审。本院依法组成合议庭,由民事审判第三庭庭长蒋志培担任审判长,审判员王永昌、代理审判员郃中林参加评议,王新担任书记员。2007年9月6日,公开开庭审理了本案。舒学章及其委托代理人王悌,专利复审委员会的委托代理人高雪、耿博,济宁无压锅炉厂委托代理人冯永革到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

    北京市高级人民法院经审理查明:舒学章于1992年2月22日申请了“一种高效节能双层炉排反烧锅炉”发明专利,该发明专利的颁证日为1999年8月14日,授权公告日为1999年10月13日,专利号为92106401.2。授权公告的权利要求书为:“一种立式或卧式双层炉排平面波浪型反烧炉排锅炉,其特征是上层水管反烧炉排是平面波浪型布置。”

    针对该发明专利,济宁无压锅炉厂于2000年12月22日向专利复审委员会提出无效宣告请求,其理由是本发明专利不符合修改前的专利法实施细则第十二条第一款的规定,所提交的对比文件为1992年2月26日公告的公告号为CN2097376U的实用新型专利申请说明书,专利申请号为 91211222.0,设计人、申请人均为舒学章。该实用新型专利的申请日为1991年2月7日,颁证日为1992年6月17 日,授权公告日为1992年9月30日,其公告的权利要求书内容为:“1、一种主要由反烧炉排[2]、正烧炉排[1]和炉体[3]构成的高效节能双层炉排反烧锅炉,本实用新型的特征在于正烧炉排[1]和反烧炉排[2]的各个炉条是间隔的一上、一下分两层构成波浪形排列。”该实用新型专利的权利期限届满前,专利权人请求了续展,该专利权至1999年2月8日由于有效期届满而终止。

    专利复审委员会受理了上述请求后即通知无效被请求人舒学章在指定期限内答复。舒学章认为本发明专利的申请日在实用新型专利公开日之前,本发明专利的颁证日及授权公告日均是在实用新型专利8年有效期限届满、权利终止之后,不存在两个相同专利同时有效的问题。后济宁无压锅炉厂进一步补充陈述了意见,认为其提供附件所涉的实用新型专利和本发明专利是相同主题的发明创造。

    专利复审委员会于2001年3月26日作出第3209号无效宣告请求审查决定,维持92106401.2号发明专利权有效。该决定认为,本案所涉的第92106401.2号发明专利在授权时,91211222.0号实用新型专利权已经终止,故不存在所述实用新型专利权和本发明专利权共同存在的情况。因此,本发明专利权的授予不违反修改前的专利法实施细则第十二条第一款的规定,济宁无压锅炉厂请求宣告本发明专利权无效的理由不成立。

    以上事实有91211222.0号实用新型专利申请文件、92106401.2号发明专利申请文件、专利复审委员会第3209号无效宣告请求审查决定书、各方当事人认可的检索材料及当庭陈述等证据在案佐证。

    济宁无压锅炉厂不服专利复审委员会第3209号无效宣告请求审查决定,在法定期限内向北京市第一中级人民法院提起诉讼。

    北京市第一中级人民法院经审理认为:原告济宁无压锅炉厂请求宣告本案所涉发明专利无效的理由是本发明专利不符合修改前的专利法实施细则第十二条第一款的规定,所提交的附件是公告号为CN2097376U的实用新型专利申请说明书。从独立权利要求书所载明的内容来看,第三人舒学章在后申请的发明专利的必要技术特征只涉及上层炉排的技术特征,而其在先申请并被授权的实用新型专利的必要技术特征涉及上、下两层炉排的技术特征。发明专利技术特征包含在实用新型专利技术特征中,故舒学章的发明专利与实用新型专利属于相同的发明主题,是同样的发明创造。

    我国专利法及其实施细则均没有禁止申请人同时或先后就同样的发明创造分别提出发明申请和实用新型申请。由于发明申请和实用新型申请的法定审查程序不同,相对而言,实用新型授权快,审查周期短,申请人可以更快更早地获得专利保护,因此有些申请人采用了同时或先后递交两种专利申请的方式。修改前的专利法实施细则第十二条第一款的规定正是为了避免对同样的发明创造予以重复授权的情况出现而制定的。该条规定:“就同样的发明创造只能被授予一项专利”,应理解为同样的发明创造不能同时有两项或者两项以上处于有效状态的授权专利存在,否则即构成法律所禁止的重复授权。本案所涉92106401.2号发明专利与91211222.0号实用新型专利在保护期上有间断,没有同时存在,故不属于重复授权的情况。

    针对实际中发生的有关情况,原中国专利局《审查指南公报》第6号对修改前专利法实施细则第十二条第一款的适用进行了具体规定。由于本案所涉发明专利在授权时,已授权的实用新型专利权的期限经续展后已经届满,不存在权利人选择的问题,因此发明专利权的授予并不违反上述规定及修改前专利法实施细则第十二条第一款的规定。

    综上,专利复审委员会作出的第3209号无效宣告请求审查决定事实清楚,适用法律正确,程序合法,应予维持。北京市第一中级人民法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第五十四条第(一)项之规定,于2001年9月17日以(2001)一中知初字第195号行政判决书判决:维持国家知识产权局专利复审委员会第 3209号无效宣告请求审查决定。案件受理费1000元,由济宁无压锅炉厂负担。

    济宁无压锅炉厂不服一审判决,在法定期限内向北京市高级人民法院提起上诉。其上诉理由为:一审判决对修改前的专利法实施细则第十二条第一款的理解是错误的;一审判决引用原中国专利局《审查指南公报》第6号规定,认为“由于本案所涉发明专利在授权时,已授权的实用新型专利权的期限经续展后已经届满,不存在权利人的选择问题”是错误的。本案的问题是,国家知识产权局专利局在对92106401.2号发明专利审查过程中,应发现该申请不符合原专利法实施细则第十二条第一款规定,进而通知权利人进行选择,由于其错误没有检索到91211222.0号实用新型专利文献,造成权利人没有选择,导致92106401.2号发明专利授权,形成重复授权,这显然对社会公众来说是不公平的。故请求依法撤销一审判决及专利复审委员会第3209号无效宣告请求审查决定。

    专利复审委员会、舒学章服从一审判决。

    北京市高级人民法院经审理认为:1992年专利法实施细则第十二条第一款规定,同样的发明创造只能被授予一项专利。同样的发明创造是指技术领域、所要解决的技术问题和技术方案实质上相同的发明创造,授予一项专利是指授予一项发明专利或者实用新型专利。本案中,舒学章在先申请并被授权的实用新型专利与其在后申请的发明专利符合上述相同主题的发明或者实用新型的定义,故一审判决认定舒学章的发明专利与实用新型专利属于相同主题的发明创造是正确的。

    重复授权是指同样的发明创造被授予两次专利权,基于同样的发明创造的两项专利权同时存在并不是构成重复授权的必要条件。一审判决中确认的“只要基于同样的发明创造的两项有效专利权不同时存在,即不构成重复授权”于法无据,且有悖于立法本意。我国专利制度的建立,不仅是为了保护专利权人的合法权益,同时也要保护社会公众的利益。一项专利一旦权利终止,从终止日起就进入了公有领域,任何人都可以对该公有技术加以利用。本案中,舒学章在先申请并被授权的91211222.0号实用新型专利已于1999年2月8日因权利期限届满而终止,该专利技术遂已进入公有领域。舒学章在后申请的92106401.2号发明专利因与91211222.0号实用新型专利系相同主题的发明创造,故在该发明专利于1999年10月13日被授权公告时,相当于把已进入公有领域的技术又赋予了专利权人以专利权,应属重复授权,违反了专利法实施细则中关于同样的发明创造只能被授予一项专利的规定。对济宁无压锅炉厂关于92106401.2号发明专利的授权违反1992年专利法实施细则第十二条第一款的规定,请求撤销专利复审委员会第3209号无效宣告请求审查决定的上诉请求,应予支持。

    综上,专利复审委员会所作出的第3209号无效宣告请求审查决定及一审法院作出的行政判决,认定事实清楚,但适用法律错误,应予撤销。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十一条第一款第(二)项之规定,北京市高级人民法院于2002年4月22日以(2002)高民终字第33号行政判决书判决:一、撤销北京市第一中级人民法院(2001)一中知初字第195号行政判决书;二、撤销国家知识产权局专利复审委员会作出的第3209号无效宣告请求审查决定。一审案件受理费和二审案件受理费各1000元,由国家知识产权局专利复审委员会负担。

    舒学章不服二审判决,于2002年5月13日向北京市高级人民法院申请再审。主要理由是:舒学章的实用新型专利与发明专利不是同样的发明创造,两个专利在技术方案、所要解决的技术问题方面存在实质不同,原一、二审认定是同一专利,在认定事实上存在错误,应予撤销。

    专利复审委员会亦不服二审判决,于2002年8月2日向本院申请再审。主要理由是:1、舒学章的实用新型专利与发明专利因权利要求书不同,所要保护的不是同样的发明创造。2、本案发明专利在授权时,已授权的实用新型专利权的期限经续展后已经届满,不存在权利人选择的问题,因此发明专利权的授予并不违反专利法实施细则的有关规定。对该再审申请,本院于2002年12月6日以(2002)行监字第76号函转北京市高级人民法院复查处理。

    北京市高级人民法院经复查认为:从舒学章的发明专利与实用新型专利权利要求书所载明的内容来看,舒学章在后申请的发明专利的必要技术特征只涉及上层炉排的技术特征,而舒学章在先申请并被授予的实用新型专利的必要技术特征涉及上、下两层炉排的技术特征。舒学章发明专利技术特征包含在实用新型专利技术特征中,故一、二审判决有关舒学章的发明专利与实用新型专利属于相同的发明主题,是同样的发明创造的认定正确。一审判决后,舒学章和专利复审委员会对一审相关事实的认定并未提出上诉,在二审庭审时法庭询问舒学章其发明专利与实用新型专利是否为同一发明创造,舒学章明确表示:实际上是同一专利。现舒学章和专利复审委员会未能提供两个专利在技术方案、所要解决技术问题方面存在实质不同的充分证据,故有关舒学章的实用新型专利与发明专利不是同一发明创造的再审申请理由不成立。本案舒学章的实用新型专利于1999年2月8日因权利期限届满而终止时,该专利技术遂已进入公有领域。舒学章在后申请的发明专利因与该实用新型专利系相同主题的发明创造,故在该发明专利于1999年10月13日被授权公告时,相当于把已进入公有领域的技术又赋予了专利权人以专利权。因此,原判认定本案发明专利属于重复授权正确,专利复审委员会关于其审查决定未违反专利法实施细则相关规定的再审申请理由无充分证据支持。综上,原判在认定事实及适用法律方面并无不当,有关再审申请不符合法律规定的再审条件。该院于2003年12月17日和2003年12月18日分别针对舒学章和国家知识产权局专利复审委员会作出(2003)高行监字第8号驳回再审申请通知书,驳回各自的再审申请。

    舒学章与专利复审委员会均不服二审判决和北京市高级人民法院(2003)高行监字第8号驳回再审申请通知书,分别于2004年6月1日和2006年3月29日向本院申请再审,认为二审判决认定事实和适用法律均有错误,请求撤销本案二审判决,维持一审判决和专利复审委员会第3209号无效宣告请求审查决定。

    舒学章申请再审主要理由是:1、本案所涉实用新型专利与发明专利不是同样的发明创造。(1)两个专利虽属同一技术领域,但两个专利的权利要求、说明书、发明目的和解决问题的技术方案截然不同,采用的技术手段完全不一样。该实用新型专利的技术特征为反烧炉排和正烧炉排均为波浪形排列,强调“和”而非“或者”的关系。而发明专利的技术特征只写明了反烧炉排为平面波浪型排列,其不包含在实用新型专利的技术特征中。也就是说,只有在实用新型专利的技术特征是正烧炉排或者反烧炉排为波浪形,并且未进行“平面”限定的情况下,才包含了发明专利的技术特征。发明专利的核心部分是波浪型炉排。就反烧锅炉来讲,波浪型炉排在反烧锅炉中可以提出三个截然不同的技术方案,一是上层炉排是波浪型,二是下层炉排是波浪型,三是上下层炉排都是波浪型。(2)根据《专利审查指南》的规定,对同样的发明创造应以“实质上相同,预期效果相同”作为判断依据,二审判决仅以“实质上相同”就认定两个专利是同样的发明创造,忽略了“预期效果相同”的判断标准。实用新型专利的技术方案不具有创造性,是一个错误的、报废的技术方案,至今无一例使用;发明专利的技术方案只用了一个必要技术特征“反烧炉排为平面波浪型布置”即达到了提高燃烧强度的预期效果。通过对两个专利的权利要求书、说明书、附图等对比分析,可以明显地判断出二者的预期效果是完全不同的,不是同样的发明创造。(3)当事人在庭上的陈述和书记员的记录难免会有失误,不能断章取义抓住一句庭审笔录作为判案的依据,更不能套用侵权诉讼中的“禁止反悔原则”。二审庭审记录中舒学章自述“实际上是同一专利……”,原意是“二专利的关键实质部分是相同的”,发明专利只是消除了漏风的错误,改进了效果。(4)济宁无压锅炉厂的无效请求理由是两个专利属于“相同的主题”,而现行专利法实施细则第十三条第一款规定“同样的发明创造只能被授予一项专利”,显然“相同的主题”与“同样的发明创造”并非同一概念。因此,专利复审委员会不应当受理该无效请求。2、本案发明专利授权不属于重复授权。(1)二审判决认定实用新型专利到期即进入公有领域于法无据。本案即使把舒学章的两个专利归为同样的发明创造,实用新型专利在发明专利申请日前并没有公开,在发明专利申请日时不是公有技术,在实用新型专利到期时,该技术方案在发明专利授权前仍处于临时保护期,不能说已经进入公有领域。(2)是否重复授权应以专利法所规定的新颖性为判断标准。我国法律不限制同一发明人就同样的发明创造提出实用新型和发明两份申请,也没有限制在不同时段上对两份申请分别授权,但为了避免出现重复授权,依据《专利审查指南》的有关规定,当选择发明专利时,应放弃已经授权的实用新型专利,也就是在不同时段上先后进行了两次授权,使权利不重叠,不同时存在,这是我国的一贯作法。本案发明专利授权时,实用新型专利已经到期,不存在需要选择放弃的问题,更不存在两个专利同时存在的问题。(3)原中国专利局《专利审查指南》和《审查指南公报》对修改前的专利法实施细则第十二条第一款的规定都作了正式合法的解释,二审法院不能以学术争论观点作为判案依据。

    专利复审委员会申请再审的主要理由是:1、二审判决关于同样的发明创造的认定有严重的基本原则和概念错误。认定是否是同样的发明创造,应当是对权利要求书所要求保护的发明创造进行比较,而不是对两份申请的说明书所记载的发明创造进行比较。不能在进行权利要求的对比中带有在判断新颖性时上位概念和下位概念的思维。涉案发明专利权利要求仅限定了上层水管反烧炉排是平面波浪形布置,而对下层炉排未作限定,而在先实用新型专利对正烧炉排和反烧炉排都做出了一上一下波浪形的限定。此外,发明专利的权利要求还有“立式或卧式”的限定,而实用新型对此没有限定。二者采用的技术手段不同,其技术效果也不相同,涉案两个专利的权利要求请求保护的是不同的技术方案。一、二审法院对此的认定均有错误,专利复审委员会虽然不同意一审判决的这种认定,但由于判决结果维持了3209号决定,且该决定并未涉及该问题,因此专利复审委员会没有提出上诉。2、二审判决对于“公有领域”、“公有技术”等基本概念的理解错误。所谓“公有领域”、“公有技术”,实际上都应当是专利法意义上的现有技术的概念,而这一概念的基点是以申请日为界限。本案二审判决把在先的实用新型专利终止时的公有技术认定为发明申请的现有技术,而没有考虑发明申请日的最基本因素,故此才会得出发明授权是把已进入公有领域的技术又赋予专利权的错误结论。这种结论与我国以及世界各国判断专利申请的现有技术的原则相悖。3、二审判决关于禁止重复授权原则的理解存在严重错误。我国专利法及其实施细则均没有禁止同一申请人同时或先后就同样的发明创造分别提出发明申请和实用新型申请。原中国专利局1995年9月28日发布的《审查指南公报》第6号的规定坚持了禁止重复授权的原则,符合我国实际需要,符合立法本意。本案由于发明专利授权时,已授权的实用新型专利权的期限经续展后届满,不存在选择的问题,因此发明专利权的授予不违反原专利法实施细则第十二条第一款的规定。解决重复授权的方式并不是当然地将授权在后的专利宣告无效,也就是说先后两次的授权行为并不是构成重复授权的充分必要条件;解决重复授权的方式是放弃其中的一项专利权,也就是说构成重复授权的标准是有效专利的共同存在。4、该终审判决如不撤销势必将带来的严重后果。中国专利局立足国情,自《审查指南公报》第6号以来一直在按照这种精神处理同一申请人同时或先后就同样的发明创造进行重复申请的情况。这种处理方式既解决了专利权人的合法权益尽早得到保护的问题,又保证了社会公众的利益不受侵害。按照该公报处理的案件数以千计,如果按本案二审判决的逻辑,那些按照《审查指南公报》第6号放弃了在先的实用新型专利权和取得在后申请的发明专利权的专利权人,将全都面临着发明专利权要被自己已放弃的在先的实用新型无效掉的危险。由于《审查指南公报》第6号在2000年伴随专利法修改而对《专利审查指南》的修订时已被采纳,它已成为发明专利实质审查部门必须遵守的规定,还会有更多的类似本案情况的发明申请不断地被授权。
本文关键词:发明专利无效纠纷
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2009/8/8 7:36:05作者:不祥 摘自:中国法院网 编辑:白雪
 
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